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ARTIGOS

O princípio "First Come, First Served" e o direito de marcas no registro de domínios virtuais
03/04/2014

O registro de domínios virtuais – popularmente conhecidos como “endereços da internet” – é responsabilidade do Comitê Gestor Internet do Brasil, através do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br, um de seus braços operacionais. Em 1998, este Comitê definiu as regras para registro de domínios, estabelecendo que “o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome”.

Com essa regra, o Brasil, seguindo a tendência mundial, adotou o princípio conhecido como first come, first served. Isso significa que, para conceder o domínio, não se verifica a existência de domínio anterior semelhante, nem mesmo se há imitação de marca ou nome empresarial alheio. Assim, o registro de domínios pode entrar em colisão com o registro de marcas, sempre que a pessoa que não seja titular da marca (cujo registro compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial) obtiver o registro de domínio que faça referência àquela.

A aplicação do princípio first come, first served também criou a possibilidade de que terceiros de má-fé obtenham enriquecimento ilícito. Essa espécie de “grileiro” virtual, na feliz metáfora de Patricia Peck Pinheiro[1], obtém para si o domínio com o nome de empresas já estabelecidas no mercado, ou que possam vir a se estabelecer, de modo a enganar clientes ou tentar auferir lucros com a venda do domínio. A prática é conhecida como cybersquatting e ocorre com cada vez mais frequência.

Diante dessa situação, o Poder Judiciário tem se pronunciado, cada vez mais, sobre questões referentes ao registro de domínios. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisões de segunda instância que aplicavam o princípio first come, first served, estabelecendo, contudo, parâmetros para sua aplicação. 

O relator dos recursos julgados pelo STJ[1], Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, esclareceu que o princípio first come, first served não impede que o Judiciário intervenha em situações pontuais. Contudo, para fazê-lo, é necessário que seja demonstrada a má-fé de quem possui o domínio, isto é, que seja comprovado que seu registro se deu com o objetivo de prejudicar a parte detentora do registro da marca perante o INPI ou do nome empresarial perante a Junta Comercial.

Do mesmo modo, o Ministro, com fundamento nos princípios do direito de marcas, decidiu também que é preciso haver risco de confusão entre as partes, com prejuízo a uma delas e ao próprio mercado consumidor, ou seja, de modo a evitar que uma marca seja confundida com a outra.   

É necessário, portanto, que as empresas estejam atentas quanto à utilização de seus nomes empresariais ou de suas marcas no domínio virtual de terceiros. Verificando-se que essa utilização ocorre por má-fé, uma pronta intervenção junto ao Poder Judiciário pode garantir a proibição do uso do domínio e mesmo indenização à empresa prejudicada.

Por Eduardo Mohallem - advogado associado do escritório Grebler Advogados, especialista em Contencioso e Arbitragem e Imobiliário



[1] Recursos Especiais n. 658.789 e 594.404.

[1] PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

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